この記事は、このようなことを考えている方々にとって、有益となる情報を提供できればと考えています！
ここでは、ユニクロのセルフレジと関係する審決取消請求事件で、該当する特許権が、どういった理由で無効から有効に転じたのかを、審決も踏まえつつ整理してみたいと思います。
判決の前に、関連する審決を知りたいという方は、以下の記事をご確認ください。
個人的には、審査実務にも応用できる判決だと思いますので、是非一度ご覧いただければ幸いです！
それでは、早速、整理をしていきます！
結論
結論から先に言いますと、判決の要点は、以下のとおりです。
- 審決で認定された甲１発明２に誤りがある。
- 甲１発明２の「読取り／書込みモジュール２００」は、（対比される）本件発明の「読取装置」には欠かせない「外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能」を有するものではない。（技術常識も参酌。）
- 甲１発明２の「読取り／書込みモジュール２００」が単体で、本件発明と対比されるべき「読取装置」であると認めることはできない。
つまりは、審決では本件発明１と甲１発明２との対比は行われていましたが、
この判決では、対比の前の「甲１発明２の認定」で誤りがあると判断されています。
そして、ここから以下の点が読み取れると思っており、それは中間処理対応でも活用し得るものだと考えています。
- 技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈し、その点を主張することも有効。
なお、「技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈」すること自体は、審査基準に記載されていることから、上記の点は、少なくとも審査基準に反するようなことではないと考えています。
それでは、以下、判決を整理していきます！
審決取消請求事件の経緯（概要）
判決の分析をする前に、状況を整理します。
判決に至るまでの簡単な経緯は以下の通りです。（ほぼ、審決と一緒です・・・ｗ）
原告：株式会社 アスタリスク
被告：株式会社 ファーストリテイリング
| 平成３１年１月２５日 | 特許権の設定登録（特許６４６９７５８号） |
|---|---|
| 令和１年 ５月２２日 | 審判請求書 |
| 令和２年 １月１４日 | 訂正請求書 ※請求項１の記載を訂正。 |
| 令和２年 ８月１３日 | 審決（無効２０１９－８０００４１）※請求項１、２、４が無効。請求項３が有効。 |
| 令和３年 ５月２０日 | 判決 ← 今回整理するもの ※請求項１、２、４の無効を取り消し。請求項１～４が有効。 |
判決の概要（ポイントの整理）
- この記事では、取消事由Ａ―２（甲１発明２の認定の誤り）を整理する。
- 取消事由Ａ―２を理解するために、まず、本件発明１（訂正後の請求項１）、甲１発明２の整理をする。
この判決は、全部で１９１頁くらいあります・・・
そのため、ポイントを絞って分析するために、審決の内容を整理したいと思います。
まず、判決の主文ですが、以下の記載があります。
主 文
１ 特許庁が無効２０１９－８０００４１号事件について令和２年８月６日にした審決のうち，「特許第６４６９７５８号の請求項１，２及び４に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
２ 被告の請求を棄却する。
３ 訴訟費用は，被告の負担とする。
そして、判決の結び部分を見ると、以下の記載があります。
１０ 以上によると，原告らが主張する取消事由Ａ－２は理由があるが，被告が主張する取消事由はすべて理由がない。
したがって，原告らの請求には理由があり，被告の請求には理由がない。
よって，主文のとおり判決する。
これらの記載を踏まえて、この記事では、判決のうち、取消事由Ａ－２を整理いたします。
取消事由Ａ－２とは、原告による「甲１発明２の認定の誤り」という主張になります。
そして、甲１発明２とは、審決において、原告の特許権（請求項１、２，４）を無効にしたものとなります。
取消事由Ａ－２の理解には、本件発明１（訂正後の請求項１に係る発明）と甲１発明２の理解が重要となりますので、それらも整理いたします。
（既に整理できているという方は、これらを飛ばして、「取消事由Ａ―２（甲１発明２の認定の誤り）の裁判所の判断の整理」へ飛んでいただければと思います。）
なお、この裁判では、原告と被告は、以下のような主張をしています。
理由ありと判断された点（この記事で整理する点）にはピンク、理由なしと判断された点には青を付しています。
| 原告 | 被告 |
| 取消事由Ａ―１ （手続違反） |
左取消事由に対する反論 |
| 取消事由Ａ―２ （甲１発明２の認定の誤り） |
左取消事由に対する反論 |
| 取消事由Ａ―３ （甲１発明２を主引用例とする本件発明１の相違点の認定， 容易想到性の判断の誤り） |
左取消事由に対する反論 |
| 取消事由Ａ―４ （甲１発明２を主引用例とする本件発明２の容易想到性の判断の誤り） |
左取消事由に対する反論 |
| 取消事由Ａ―５ （甲１発明２を主引用例とする本件発明４の容易想到性の判断の誤り） |
左取消事由に対する反論 |
| 右取消事由に対する反論 | 取消事由Ｂ―１ （訂正要件違反） |
| 右取消事由に対する反論 | 取消事由Ｂ―２ （甲１発明１，３を主引用例とする本件発明１，３の相違点の認定及び新規性の判断の誤り） |
| 右取消事由に対する反論 | 取消事由Ｂ－３ （甲１発明１，３を主引用例とする本件発明１，３の容易想到性の判断の誤り） |
| 右取消事由に対する反論 | 取消事由Ｂ―４ （甲１発明２を主引用例とする本件発明１，３の相違点の認 定及び新規性の判断の誤り） |
| 右取消事由に対する反論 | 取消事由Ｂ－５ （甲１発明２を主引用例とする本件発明３の容易想到性の判断の誤り） |
| 右取消事由に対する反論 | 取消事由Ｂ－６ （甲２発明を主引用例とする本件発明１，３の相違点の認定の誤り， 本件発明３の容易想到性の判断の誤り） |
| 右取消事由に対する反論 | 取消事由Ｂ－７ （明確性要件違反） |
本件発明１（訂正後の請求項１）の確認
- 本件発明１の「読取装置」は、シールド部４４（電波吸収シート４０の外側に電波反射シート３８が配されている）により、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能を有している。
ここでは、訂正後の請求項１の内容を、簡単に確認いたします。
訂正後の請求項１は、以下の通りです。
（下線部分は訂正箇所、赤字部分は私が追記した箇所になります。）
黄色ハイライト部分は審決における相違点１－１に関係する構成、緑色ハイライト部分は審決における相違点１－２に関係する構成、ピンク色ハイライト部分は「判決で争点となった構成」を示しています。
【請求項１】
物品に付されたＲＦタグ（１２）から情報を読み取る据置式の読取装置（２０）であって、
前記ＲＦタグと交信するための電波を放射するアンテナ（６０）と、
上向きに開口した筺体（２４）内に設けられ、前記アンテナを収容し、前記物品を囲み、該物品よりも広い開口が上向きに形成されたシールド部（４４）と、
を備え、
前記筺体および前記シールド部が上向きに開口した状態で、前記ＲＦタグから情報を読み取ることを特徴とする読取装置。
【出典】図３
なお、請求項上には明記されていませんが、判決では、読取装置が、シールド部４４（電波吸収シート４０＋電波反射シート３８）により、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能を有していることが言及されています。
この点、頭の片隅にでも置いておいていただければ幸いです。
もし、「もう少し本願発明１の説明が欲しい！」という方がいらっしゃいましたら、以下の、オモチ様の記事を是非ご覧になってください！
とても分かりやすく、技術の説明をしてくださっています！
106_ユニクロのセルフレジ 特許侵害訴訟(追記＆修正あり)
甲１発明２の確認
- 読取り／書込みモジュール２００では、吸収性発泡体２１４の外側に外壁２１２が配置されている。
- 読取り／書込みモジュール２００の外壁２１２の材質は限定されていない。
- 読取り／書込みデバイス１０２では、吸収性発泡体の外側に金属製外側パネルが配置されている。
ここでは、「甲１発明２」の内容を、簡単に確認いたします。
「甲１発明２」とは、審決において引用された甲第１号証に記載された発明のひとつで、審判官が認定したものになります。
甲第１号証は、米国特許第９２４５１６２号明細書であり、
「甲１発明２」の内容は、以下の通りです。
黄色ハイライト部分は審決における相違点１－１に関係する構成、緑色ハイライト部分は審決における相違点１－２に関係する構成、ピンク色ハイライト部分は「判決で争点となった構成」を示しています。
［甲１発明２］
「読取り／書込みモジュール２００であって、
その頂部に、ＲＦＩＤタグを保持している対象物を載置キャビティ２０２に入れることを可能にする挿入アパーチャ１０６を備え、
載置キャビティ２０２は４つの垂直側壁２０４～２１０によって区切られ、各垂直側壁２０４～２１０は金属で作られ、
各垂直側壁２０４～２１０はアンテナも備え、これらのアンテナは、データをＲＦＩＤタグから読み取ることが可能な読取り手段に接続され、
４つの垂直側壁２０４～２１０および載置キャビティ２０２を取り囲む外側壁２１２を備え、
外壁２１２と４つの垂直側壁２０４～２１０との間に配置され、ＲＦＩＤタグの読取り／書込みに使用される電波を吸収するために設けられる、吸収性発泡体２１４を備え、
重量計も備え、そのプレートは載置キャビティ２０２の底壁を形成する、
読取り／書込みモジュール２００。」
なお、判決では、読取り／書込みモジュール２００が、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能を有するか否かが争われています。
そのため、もう少しだけ、甲１発明を整理したいと思います。
繰り返しにはなってしまいますが、読取り／書込みモジュール２００は、以下の図に示すような三層構造となっています。
特に、以下の点を、頭の片隅に置いておいていただければと！
- 読取り／書込みモジュール２００では、吸収性発泡体２１４の外側に外壁２１２が配置されている。
- 読取り／書込みモジュール２００の外壁２１２の材質は限定されていない。
また、判決では、読取り／書込みモジュール２００が、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能を有するか否かを議論する際に、読取り／書込みモジュール２００が装着される「読取り／書込みデバイス１０２」の構成が出てきます。
そのため、読取り／書込みデバイス１０２の構成も、ざっくりと整理いたします。
読取り／書込みデバイス１０２は、読取り／書込みモジュール２００が挿入される構造を有しており、その構造は以下の図に示すような三層構造となっています。
特に、以下の点を、頭の片隅に置いておいていただければと！
- 読取り／書込みデバイス１０２では、吸収性発泡体の外側に金属製外側パネルが配置されている。
取消事由Ａ―２（甲１発明２の認定の誤り）の裁判所の判断の整理
ここでは、原告が主張する「取消事由Ａ―２（甲１発明２の認定の誤り）」が、裁判所において、どのように判断されたのかを整理いたします。
原告の主張
まず、原告は、以下の主張をしています。
(1) 本件審決は，甲１発明２の認定において，「読取り／書込みモジュール２００」を単体で認定している。
しかし，甲１発明は，液体を含むものや水分量が多いものに貼付されたＲＦＩＤタグの効率的な読み取りができないという欠点を改善し，対象物のタイプにかかわらず，既知のＲＦＩＤ読取りデバイスよりも効率的な，タグの迅速な読取りを実施することを可能にするＲＦＩＤタグの読取りデバイスを提案するという目的（甲１の訳文３頁２３行～３２行）を達成するために，対象物を載置する載置キャビティの頂部に形成される挿入アパーチャの周囲に，上方に延在する防壁を配置させて，防壁を通して挿入アパーチャにアクセスするためのアクセス開口部を設けたものである。
甲１発明は，「読み取り／書き込みデバイス」として，防壁及びアクセス開口部を備えて初めて発明として意味をなすものであるから，「読み取り／書き込みデバイス」のパーツにすぎず，防壁及びアクセス開口部を備えることがない「読取り／書込みモジュール２００」単体を発明として抽出することはできない。
・・・
以上のとおり，本件審決は，甲１発明２を「読取り／書込みモジュール２００が内部に組み込まれた読み取り／書き込みデバイス」として認定すべきであったところ，「読取り／書込みモジュール２００」として認定した誤りがある。
つまりは、原告は、甲１発明において、「読取り／書込みモジュール２００」単体としては発明として意味をなさないから、審決において「読取り／書込みモジュール２００」単体で認定をしていることに誤りがあると言っています。
- 「甲１発明において、「読取り／書込みモジュール２００」単体を発明として認定することが可能か？（「読取り／書込みモジュール２００」単体が発明として意味をなすか）」が論点。
被告の主張
被告は、上記論点に関し、主に以下のような主張をしていますが、いずれも認められずに、大きな議論ともなっていないと感じたため、詳細は割愛します。
- 水分を含まない物に使用する場合には「防壁」は不要であるため，水分を含まない物に使用する場面を念頭に置くと，甲１発明２は読取装置に必 要な要素をすべて備え，これを単体で認定することができる。
- 甲１発明２のように，読取装置を独立した発明として把握する公知文献，公知技術は枚挙に暇がない。
- 本件審決による甲１発明２の認定は，本件発明と対比するのに必要な範囲で過不足なく認定を行うべきであるという過去の裁判例に照らして正しい。
裁判所の判断
ここでは、裁判所が、上記論点に関し、どのような判断を行ったのか整理します。
私としては、裁判所は、ざっくりと以下の流れで、判断をしているものと理解しています。
- ０．（前提として、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能が、本件発明１の「読取装置」には欠かせないものとして整理。）
- １．外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能（シールドの機能）を有するための構成に関する技術常識を整理
- ２．甲１発明の「読取り／書込みモジュール２００」の技術的意味の整理
- ３．甲１発明において、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能を有するのがどの構成か整理
- ４．甲１発明の「吸収性発泡体２１４」の外側に設けられる「外壁２１２」の材質によっては、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能を有するか検討
- ５．結論（甲１発明において、「読取り／書込みモジュール２００」単体を発明として認定することはできない）
この流れを踏まえて、裁判所の判断を整理していきます！
１．外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能（シールドの機能）を有するための構成に関する技術常識を整理
この点に関し、裁判所では、以下の判断がなされています。
(ｱ) 読取装置において，読取性能向上のために，電波吸収層の外側に反射層を設けてシールド部を２層構造とすることに関しては，本件出願日当時，次の文献があった。
・・・・
(ｲ) 上記(ｱ)の各文献によると，電磁波を吸収するためのシールド部には，吸収体と，その裏側に電磁波を反射させるための反射体（金属）を設けることが，本件出願日当時の技術常識であったと認められる。
この技術常識を踏まえると、甲１発明の「読取り／書込みモジュール２００」は、シールド部として機能していないのではないかという疑問に行き着くかと思います。
そこで（？）、裁判所は、次の項目で、甲１発明の「読取り／書込みモジュール２００」の技術的意味を整理しています。
２．甲１発明の「読取り／書込みモジュール２００」の技術的意味の整理
ここでは、裁判所は、以下の判断をしています。
ウ(ｱ) 甲１発明の「読取り／書込みモジュール２００」は，金属製の「側壁２０４～２１０」，その外側の，電波を吸収するために設けられる「吸収性発泡体２１４」，更にその外側の，尖った縁部を含まない「外壁２１２」で構成されているところ，「側壁２０４～２１０」が金属である理由は，載置キャビティ内で使用される伝送電波の大幅な反射を達成するためであり（前記(1)ウ(ｵ)），「側壁２０４～２１０」がアンテナも備え（前記(1)エ(ｴ)），このアンテナが載置キャビティ内に載置された対象物がそれぞれ保持する，一つ又は複数のＲＦＩＤタグの読取りや書込みを行うこと（前記(1)ウ(ｱ)）からすると，当業者は，「読取り／書込みモジュール２００」は，載置キャビティ内に設置された対象物が保持するＲＦＩＤタグの読取りや書込みを行うためのものであると理解すると認められる。
つまりは、裁判所は、甲１発明の「読取り／書込みモジュール２００」は、載置キャビティ内に設置された対象物が保持するＲＦＩＤタグの読取りや書込みを行うためのもの（シールド部として機能していない）と整理しています。
これを受けて、「それでは、甲１発明では、シールド部として機能するのはどこなの？」と疑問が生じると思いますが、その点は、次の項目で整理されています。
３．甲１発明において、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能を有するのがどの構成か整理
ここでは、裁判所は、以下の判断をしています。
(ｲ) これに対し，甲１発明２の「読取り／書込みモジュール２００」が，電波を吸収することができる「吸収性発泡体２１４」を備えており，「外壁２１２」が尖った縁部を含まない理由は，読取デバイスによって伝送される電波の放出を防ぐためであるとされている（前記(1)エ(ｴ)）としても，前記(1)エ(ｱ)のとおり，「読取り／書込みモジュール２００」が挿入される「読取り／書込みデバイス１０２」の「防壁」が電波を吸収する吸収性発泡体と，電波を反射する金属製の外側パネルを備えており，これらが外部への電波の放出，又は，外部からの電波の侵入を防止する機能を有していると認められることからすると，当業者は，甲１発明においては，「読取り／書込みデバイス１０２」の「防壁」が外部への電波の漏えい又は干渉を防止するものであると理解すると認められる。
つまりは、裁判所は、甲１発明２で認定されていなかった、甲１発明の「読取り／書込みデバイス１０２」の「防壁」が外部への電波の漏えい又は干渉を防止するものと整理しています。
しかしながら、「甲１発明２の「吸収性発泡体２１４」の外側に設けられる「外壁２１２」の材質によっては、「読取り／書込みモジュール２００」はシールド部として機能するかもしれないよ？」という疑問も生じるかもしれません。
と思いますが、その点は、次の項目で整理されています。
４．甲１発明の「吸収性発泡体２１４」の外側に設けられる「外壁２１２」の材質によっては、外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能を有するか検討
ここでは、裁判所は、以下の判断をしています。
(ｳ) 「吸収性発泡体２１４」の外側に設けられる「外壁２１２」の材質について，甲１では特定されていないが，上記(ｱ)，(ｲ)で述べたところに，金属の「側
壁」，その外側の「吸収性発泡体」の更にその外側（外壁２１２の位置）に金属が設けられると，金属である「側壁」と，「外壁」が電波反射板となり，電波を反射するため，その間に「吸収性発泡体」を設ける意味が失われることを考え併せると，当業者は，甲１発明において，「外壁２１２」を金属で作る必要はないと理解すると認められる。
つまりは、裁判所は、当業者は，甲１発明において，「外壁２１２」を金属で作る必要はないと理解する（結局、「読取り／書込みモジュール２００」がシールド部として機能するとは考えない）と整理しています。
これで、大方の疑問が解消され、裁判所は結論を出しています。
５．結論（甲１発明において、「読取り／書込みモジュール２００」単体を発明として認定することはできない）
ここでは、裁判所は、以下の判断をしています。
(ｴ) そうすると，甲１発明の「読取り／書込みモジュール２００」は，「防壁」が存在しない状態で単独に用いられること，すなわち，「読取り／書込みモジュ
ール２００」だけで電波の漏えい又は干渉を防止することは想定されていないものと認められるところ，外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能は，本件発明と対比されるべき「読取装置」には欠かせないものであるから，甲１発明の「読取り／書込みモジュール２００」が単体で，本件発明と対比されるべき「読取装置」であると認めることはできない。
エ 以上によると，本件審決のように甲１発明２を認定して，これを本件発明と対比することはできないというべきである。
以上が、この記事での裁判所の判断の整理になります。
もし、「もう少しわかりやすく説明して欲しい！」という方がいらっしゃいましたら、以下の、オモチ様の記事を是非ご覧になってください！
とても分かりやすく、説明をしてくださっています！
111_【判決文をかんたんに読む】ユニクロのセルフレジ 特許侵害訴訟(審決取消訴訟)
まとめ
まとめになりますが、今般の判決の要点は、以下のように感じました。
- 審決で認定された甲１発明２に誤りがある。
- 甲１発明２の「読取り／書込みモジュール２００」は、（対比される）本件発明の「読取装置」には欠かせない「外部への電波の漏えい又は干渉を防止する機能」を有するものではない。（技術常識も参酌。）
- 甲１発明２の「読取り／書込みモジュール２００」が単体で、本件発明と対比されるべき「読取装置」であると認めることはできない。
つまりは、審決では本件発明１と甲１発明２との対比は行われていましたが、
この判決では、対比の前の「甲１発明２の認定」で誤りがあると判断されています。
そして、ここから以下の点が読み取れると思っており、それは中間処理対応でも活用し得るものだと考えています。
- 技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈し、その点を主張することも有効。
なお、「技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈」すること自体は、審査基準に記載されていることから、上記の点は、少なくとも審査基準に反するようなことではないと考えています。
2. 本願発明の認定
審査官は、請求項に係る発明の認定を、請求項の記載に基づいて行う。この認定において、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈する。
今後の動き
この判決を受けて、被告側のファーストリテイリング社は、6/2に上告したとのことです。
「特許有効」との知財高裁判決に対する「ファーストリテイリング」社からの上告についてのご報告
つまりは、この事件は最高裁で争われることになります。
今後も、見逃せない状況が続きそうです。
最後に
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ご連絡いただければ幸いでございます。
可能な範囲で対応させていただきます！
